Registrare un marchio in Italia e in Europa: costi, vantaggi e tutto ciò che c’è da sapere

Registrare un marchio permette di tutelare al meglio il segno distintivo della propria attività da eventuali contraffazioni e in generale da pratiche di concorrenza sleale.

Come vedremo in questo articolo, sebbene presentare la domanda di registrazione del marchio sia in se un’operazione semplice, le attenzioni da porre in via preliminare sono molteplici.

Per questo motivo, titolari d’impresa e liberi professionisti sono soliti rivolgersi a professionisti del settore specializzati riguardo l’ampio tema della Proprietà Industriale.

Dopo una breve introduzione vedremo quindi: cos’è un marchio, qual è la differenza con il logo, quali requisiti deve rispettare e come tutelarsi in caso di contraffazione.

Registrare un marchio: cosa sapere

L’esigenza di registrare un marchio, in via generale, non nasce nello stesso momento in cui si decide di aprire un negozio o un’attività.

Non vi è, infatti, alcun obbligo a livello normativo. Una piccola attività può senza problemi creare un proprio segno distintivo e utilizzarlo.

La registrazione inizia a diventare necessaria una volta che l’azienda e i relativi prodotti e servizi iniziano ad essere conosciuti nel territorio e altri possono essere interessati a sfruttare il marchio per confondere o trarre in inganno l’ignaro consumatore.

A livello normativo, tutto ciò che c’è da sapere è contenuto nel Codice della Proprietà Industriale, dalla definizione di marchio, agli elementi che possono essere oggetto di registrazione.

Cos’è un marchio

Il primo aspetto da chiarire cos’è e cosa si intende per marchio. Successivamente è bene definire la differenza con il logo e con il brand, così da farsi un’idea chiara e definita.

Il marchio è comunemente definito come l’insieme di elementi (parole, colori, numeri, suoni, tratti grafici) che identificano un’attività. Il segno distintivo permette di:

• Distinguersi sul mercato
• Aumentare il valore dell’azienda
• Godere del diritto d’uso esclusivo.

In particolare, l’ultimo punto è fondamentale. Un marchio registrato permette al titolare di essere l’unico autorizzato a sfruttare il segno per fini commerciali.

Come vedremo però tale diritto è sottoposto a diverse condizioni. In particolare, bisogna tener presente che i diritti derivanti dalla registrazione del marchio sono validi:

• Nel solo territorio in cui si è inviata la domanda (principio della territorialità)
• Per i soli settori (classi merceologiche) indicate in sede di registrazione della domanda (salvo ipotesi di marchio notorio).

Differenza con il logo

Marchio e logo (o logotipo) sono tre termini utilizzati spesso come sinonimi. Tuttavia, gli addetti ai lavori ci tengono a precisare le sostanziali differenze.

Il marchio può essere inteso come l’insieme degli elementi (o tratti distintivi dell’azienda), mentre il logo (o logotipo) è solo uno degli elementi della Brand Identity aziendale. Bisogna considerare che tipicamente l’identità aziendale è composta da più elementi:

• Nome
• Payoff
• Logotipo
• Pittogramma.

Pertanto, l’imprenditore o il titolare d’impresa è tenuto a stabilire a priori quale elemento o elementi tutelare mediante la registrazione. Se il solo logo (o nome, pittogramma e payoff) o tutti gli elementi.

Ad esempio, il logotipo della nota azienda Nike è dato dalla dicitura NIKE®, il pittogramma è la “virgola” posta in orizzontale mentre il payoff è la frase “Just do It”.

Differenza con il brand

Comunemente si è soliti anche confondere il marchio con il brand. In questo caso le differenze sono più difficili da individuare in quanto la parola “brand” non compare nei nostri ordinamenti.

In linea di massima possiamo dire che con il termine brand si è soliti indicare l’insieme dei valori propri dell’azienda.

Si tratta in altri termini di un concetto astratto. Mentre utilizzando la parola marchio si fa effettivamente riferimento agli elementi (parole, numeri, colori, suoni e tratti grafici) che lo compongono.

Registrazione del marchio: quali requisiti

Non tutti i loghi, i payoff o i nomi possono essere registrati. I requisiti sono molto stringenti ed è necessario rispettarli sia per vedersi accettata la domanda dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), sia per scongiurare il rischio che soggetti terzi, in futuro, possano rivendicare la paternità del marchio, esponendo a problemi di tipo legale.

Un marchio quindi per essere registrato dev’essere:

Nuovo

Il marchio è nuovo quando non esistono uguali o simili segni registrati sul territorio e per la medesima classe merceologiche. La novità del marchio viene accertata a priori, prima cioè dell’invio della domanda.

Al fine di accertare l’esistenza del requisito è necessario adoperarsi o commissionare una ricerca d’anteriorità. Questa ricerca consiste nel verificare la presenza di marchi uguali o simili consultando le numerose banche dati.

Distinguibile

La seconda caratteristica è la distinguibilità. Un marchio è distinguibile quando l’osservatore, senza dubbio, associa il segno a una specifica azienda e a determinati prodotti o servizi.

Essendo un parametro soggettivo, riuscire a creare un marchio distinguibile è più difficile di quanto si possa pensare.

L’obiettivo dovrebbe essere riuscire a creare il cosiddetto marchio forte, un segno cioè che il meno possibile possa essere confuso con altri segni. Tipici marchi forti sono: IKEA, MILKA, YAHOO, APPLE.

Lecito

Il terzo principio da rispettare è quello della liceità. Un marchio è lecito quando non contrario alla legge né risulta offensivo nei confronti di terzi.

Ad esempio, il segno non deve incitare alla violenza, essere contrario al buon costume, contenere richiami al fascismo o al nazismo, avere riferimenti a simboli, stemmi o bandiere nazionali.

Veritiero

Infine, il marchio deve essere vero. Non può in altre parole trarre in inganno il consumatore. Si pensi ad un produttore di vini che dichiara una falsa provenienza delle uve o un produttore di mozzarelle che inserisce nel marchio informazioni riguardo le materie prime utilizzate.

Come registrare un marchio

Vediamo ora come effettivamente registrare un marchio. Premesso che il segno rispetti tutti i requisiti elencati nel paragrafo precedente, prassi prevede che, come prima operazione, si decida quali elementi registrare. Esistono infatti vari tipi di marchi:

• Denominativi: l’insieme di lettere, numeri e parole.
• Nominativi: comunemente formati dal solo nome del titolare d’azienda.
• Figurativi: quando una serie di forme e colori sono i tratti principali distintivi del marchio.
• Sonori: quando un particolare suono identifica un’azienda (si pensi al classico suono dell’azienda Intel)

Una volta selezionati gli elementi bisogna effettuare una ricerca di anteriorità.

La verifica non è obbligatoria. Tuttavia, l’UIBM non si occupa di tale controllo. È pertanto compito del richiedente accertarsi che tutti i requisiti siano rispettati.

Registrare un marchio non nuovo espone a rischi troppo elevati per non considerare una verifica d’anteriorità.

Ricerca d’anteriorità

Come anticipato, bisogna controllare i marchi registrati presso le banche dati. Limitatamente all’Italia si può iniziare verificando i segni registrati presso la banca dati dell’UIBM. La banca inoltre è utile anche per la verifica di registrazione del proprio marchio.

Qualora invece si opti per registrare il marchio anche fuori confine, ad esempio in alcuni Stati Membri (Marchio Comunitario) allora la ricerca diventa più estesa. In questo caso si può fare riferimento alla banca dati Europea.

Inoltre, il marchio può essere registrato anche in stati extra UE e in questo caso si può far riferimento alle banca dati internazionale del WIPO.

Scelta delle classi merceologiche

Il marchio risulterà protetto per le sole classi merceologiche indicate nella domanda.

Le classi in totale sono 45 come stabilito dalla Convenzione di Nizza. 34 classi su 45 riguardano i prodotti, le restanti i servizi. Ad esempio, aprire un negozio di abbigliamento e decidere di registrare il marchio implica indicare la classe 25.

La scelta delle classi è più complessa del previsto. Il titolare d’impresa, infatti, deve valutare attentamente quasi settori, a parte quello in cui opera, potrebbero in qualche modo trarre vantaggio dal proprio marchio.

Presentare la domanda

Arrivati a questo punto non resta che presentare la domanda. Il marchio può essere registrato in Italia, in Europa o in alcuni stati nel mondo.

Limitatamente alla sola Italia è possibile sia avvalersi della procedura online sia inviare via posta (o consegnare a mano la documentazione richiesta).

La domanda può essere inviata recandosi presso la propria Camera di Commercio. I funzionari così facendo si prenderanno cura di inoltrare la domanda all’UIBM, in alternativa la documentazione può essere inviata direttamente all’Ufficio Marchi e Brevetti.

Attendere l’esito

Dopo aver inviato la documentazione richiesta è necessario attendere la decisione dell’Ufficio preposto.

Potrebbero trascorrere fino a 6 mesi prima che il marchio risulti effettivamente registrato.

Generalmente per circa tre mesi la domanda risulterà pubblica così da consentire a terzi, eventualmente, di opporsi.

Una volta accettata la domanda il marchio risulta registrato per i successivi 10 anni, scaduti i quali è possibile, pagando nuovamente le tasse, estendere per altri 10 anni la protezione.

È compito del richiedente procedere con il rinnovo. L’UIBM, infatti, non è tenuta ad avvisare i titolari dei marchi dell’imminente scadenza della protezione.

Attivare il servizio di sorveglianza

Limitatamene all’Italia, è possibile altresì attivare il servizio di sorveglianza sul marchio. In questo modo, si ha la certezza di essere tempestivamente avvisati qualora si verifichino tentativi di registrazione di un marchio simile al proprio.

Il servizio è molto utile in quanto può essere inteso come una misura preventiva volta a scongiurare possibili episodi di contraffazione.

Come registrare il marchio online

La procedura di registrazione online del marchio in Italia è largamente utilizzata. Come vedremo avvalersi dello sportello telematico dell’UIBM non solo snellisce l’operazione ma permette anche un risparmio dei costi.

Chiunque, anche un privato può registrare un marchio online. Nel caso si opti per farsi seguire da un consulente esterno è necessario che questo sia abilitato a svolgere l’operazione.

Una volta collegati al portale bisogna cliccare su “Deposito domande e Istanze” e successivamente su “Marchio d’impresa”. A questo punto non resta che seguire la procedura guidata, la quale consiste nell’inserire tutte le informazioni richieste.

Si ricorda che è necessario essere in possesso di una firma digitale, di vari moduli e di una rappresentazione in digitale dei segni che si intente proteggere.

In particolare, bisogna compilare il documento MA-RI, il quale chiede di inserire tutte le informazioni relative al segno distintivo. Successivamente è necessario indicare le classi merceologiche e quindi i dati dell’azienda e del titolare del marchio.

Come registrare il marchio in Europa

Alcune aziende potrebbero avere necessità di far valere i diritti anche in uno o più stati Europei.

L’ente preposto al quale inviare la domanda è l’EUIPO. La procedura è del tutto simile a quella prevista in Italia. Registrare un marchio comunitario è vantaggioso poiché permette di utilizzare una procedura unica anziché procedere con il deposito della domanda stato per stato.

Come registrare il marchio internazionale

Qualora si volesse far valere i diritti anche in alcuni stati extra UE, l’ente di riferimento è il WIPO, il quale permette di registrare il marchio in uno o più degli oltre 100 stati aderenti. A differenza dei due strumenti sopra elencati, in questo caso la domanda va presentata comunque stato per stato.

Quanto costa registrare un marchio

I costi per registrare un marchio sono un altro aspetto da valutare attentamente. Registrare un marchio in Italia è l’operazione più economica. Mentre registrare un marchio comunitario o internazionale risulta più costoso.

Fermo restando che bisogna sempre mettere in conto le spese variabili richieste dal professionista che si prenderà cura di tutto l’iter, i principali costi fissi per registrare un marchio in Italia sono dati da:

• La tassa di concessione
• Le imposte da bollo
• I diritti di segreteria.

In totale la spesa è intorno ai 200 EUR e permette di tutelarsi per una classe merceologica. Aggiungere una classe comporta un’ulteriore spesa di 34 EUR per ognuna.

Come anticipato registrare un marchio comunitario è invece più costoso. I costi in totale sono di circa 850 EUR e comprendono una classe merceologica. Aggiungere una classe comporta un’ulteriore spesa di 50 EUR, mentre sono richiesti 150 EUR dalla terza classe in poi.

La procedura online risulta leggermente più economica. Qualora si opti per la domanda in formato cartaceo, allora le spese si aggirano intorno i 1.000 EUR.

Più difficile, infine, risulta calcolare i costi per il marchio internazionale. Questi, infatti, dipendono dallo stato in cui si decide di far valere i diritti. Possiamo inquadrare il totale dei costi tra i 1.500 EUR e i 5.000 EUR.

Utilizzare il marchio altrui

È interessante sapere che ad alcune condizioni è possibile utilizzare un marchio registrato altrui. In particolare, il diritto esclusivo di utilizzo, oltre ad essere limitato al territorio e alle classi merceologiche viene meno per:

Marchi di nomi di persona

Chiunque può utilizzare un marchio contenente il proprio nome, anche se già registrato da altri. In questo caso però non è possibile commercializzare i medesimi prodotti dell’azienda titolare del segno.

Uso privato

Se non vi è scopo di lucro e il consumatore non ha possibilità di essere tratto in inganno, allora è possibile utilizzare il marchio altrui.

Per pezzi di ricambio

È possibile indicare il marchio altrui qualora si producano pezzi di ricambio compatibili. Il tipico esempio riguarda le aziende che producono lamette da barba compatibili con i rasoi Gillette.

Per associazione

Infine, è lecito associare l’immagine di un marchio non proprio per suggestionare il pubblico riguardo la qualità dei propri prodotti o servizi, a condizione che questi ultimi non siano collegabili al marchio originale.

Perché registrare un marchio: quali vantaggi

Registrare il marchio è una scelta compiuta per vari motivi. Il titolare grazie alla registrazione, gode del diritto di uso esclusivo dei segni distintivi, può stringere accordi economici con terzi autorizzandoli ad utilizzare il segno sui prodotti e servizi e sicuramente l’azienda aumenta il proprio prestigio e valore, potendo fregiarsi di un marchio protetto.

Tuttavia, il motivo principale di questa scelta è dato dalla possibilità di tutelarsi meglio in caso di contraffazione e alterazione dei propri servizi e prodotti.

Il recente rapporto IPERICO, pubblicato nel 2021, mette in luce come l’Italia sia tra i paesi dove si conta il maggior numero di merce contraffatta.

La contraffazione, che non è un’esclusiva del marchio, ma può interessare anche brevetti o disegni depositati, sebbene sia punita dalla legge è molto frequente e causa danni economici e d’immagine.

La domanda, quindi, è: come difendersi in caso di contraffazione del marchio? Una volta accertata la presenza di un marchio simile al proprio, a condizione che l’azienda operi nel medesimo territorio e che commercializzi prodotti o servizi simili, è possibile:

Procedere con una diffida

A volte è sufficiente un’azione stragiudiziale, intimando l’altro a smettere di utilizzare il marchio simile o uguale al proprio. Tale prassi non prevede il coinvolgimento del giudice.

In alternativa è possibile o:

Procedere per vie legali

In questo caso bisogna denunciare l’episodio alle autorità e operarsi per fornire al giudice tutti gli elementi necessari per far valere i propri diritti. Il giudice qualora dovesse accertare la contraffazione può condannare il colpevole e disporre il ritiro della merce contraffatta oltre che garantire alla parte offesa il risarcimento del danno.

Spetta al giudice stabilire l’importo del risarcimento, tenendo conto di numerosi aspetti: il volume d’affari, i mancati introiti i danni morali. Tutti i criteri di risarcibilità sono contenuti all’articolo 125 del CPI.

Chiedere un procedimento cautelare

Infine, qualora la contraffazione sia in atto e stia causando problemi d’immagine ed economici, è possibile chiedere al Tribunale un procedimento cautelare. La procedura d’urgenza permette ugualmente di far cessare la contraffazione e di ricevere un risarcimento del danno.